Giấy phép nhãn hiệu và rủi ro của nhượng quyền “vô ý”

Cấp phép nhãn hiệu (hoặc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu) và nhượng quyền thương mại là hai trong số các hoạt động mà một doanh nghiệp có thể thực hiện để khai thác tài sản trí tuệ và mở rộng phạm vi kinh doanh của mình.

Do sự tương đồng và chồng chéo giữa li-xăng nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại, trong thực tế đã có nhiều tiền lệ nhượng quyền “vô tình” dẫn đến việc doanh nghiệp phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, điển hình như (i) bị phạt hành chính do không tuân thủ các quy định về nhượng quyền thương mại và (ii) chi phí li-xăng nhãn hiệu bị cơ quan thuế loại ra khỏi chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhượng quyền thương mại “vô tình” hay “vô tình” được hiểu là trường hợp các bên giao kết hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nhưng do vô tình, các điều khoản của hợp đồng và/hoặc việc thực hiện hợp đồng thực tế có chứa (các) các yếu tố của một giao dịch nhượng quyền thương mại.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi quyền sử dụng của chủ sở hữu nhãn hiệu. Thông thường, nhãn hiệu được li-xăng gắn liền với dòng hàng hóa, dịch vụ mà chủ sở hữu đã tạo dựng được uy tín và khẳng định chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng. Ngoài ra, cùng với việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu đó sẽ chuyển giao quy trình, công nghệ sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ gắn với nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng.

Như một nhu cầu tất yếu, để bảo vệ uy tín, danh tiếng và kết quả kinh doanh của mình, bên nhận li-xăng thường đưa vào hợp đồng li-xăng các biện pháp kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên nhận li-xăng cung cấp gắn với nhãn hiệu được li-xăng. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành dường như chưa làm rõ đâu là giới hạn kiểm soát của bên cấp phép đối với chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ do bên nhận giấy phép cung cấp. Chính ranh giới không rõ ràng này dẫn đến rủi ro nhượng quyền “vô ý” như trình bày dưới đây.

Theo Luật Thương mại 2005, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền thực hiện việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ với điều kiện việc thực hiện đó (i ) được tiến hành theo phương thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định, (ii) gắn với nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và phương tiện quảng cáo của bên nhượng quyền; và (iii) bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và hỗ trợ bên nhận quyền trong việc điều hành hoạt động kinh doanh.

Có thể thấy, nhượng quyền thương mại có phạm vi rộng hơn và thường chứa nội dung li-xăng nhãn hiệu. Ngược lại, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu (hay kể cả bất kỳ hợp đồng thương mại nào) nếu có đầy đủ các yếu tố theo quy định của Luật Thương mại thì sẽ được xác định là hợp đồng nhượng quyền thương mại. Trên thực tế, không khó để bắt gặp trường hợp bên nhượng quyền, để bảo vệ uy tín, danh tiếng của mình, đã đưa vào hợp đồng li-xăng những điều khoản tương tự như trong giao dịch nhượng quyền thương mại, chẳng hạn bên li-xăng có quyền kiểm tra. , giám sát, đào tạo, hướng dẫn và yêu cầu bên được cấp phép tuân thủ các quy trình, quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn hàng hóa/dịch vụ/nhân sự, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất, v.v. do bên cấp phép quy định. Với những điều khoản như vậy, dễ nhận thấy, hợp đồng li-xăng sẽ đồng thời là hợp đồng nhượng quyền và đó gọi là nhượng quyền “vô tình”.

Theo pháp luật hiện hành, bên nhượng quyền và bên nhận quyền trong giao dịch nhượng quyền phải tuân thủ các quy định về nhượng quyền thương mại theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, điều kiện nhượng quyền, đăng ký với Bộ của Bộ Công Thương Việt Nam, nghĩa vụ cung cấp thông tin,… Vi phạm các quy định này có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (đối với cá nhân) hoặc từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (đối với tổ chức). Ngoài ra, và quan trọng hơn, toàn bộ lợi nhuận, kể cả lợi nhuận từ việc kinh doanh theo hợp đồng li-xăng, cũng như phí li-xăng, phát sinh từ thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng đến thời điểm bị xử phạt có thể bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu.

Dưới góc độ pháp luật thuế, trường hợp hợp đồng giữa các bên được xác định là hợp đồng nhượng quyền thương mại từ nước ngoài nhưng bên nhượng quyền chưa đăng ký hoạt động nhượng quyền với Bộ Công Thương Việt Nam thì chi phí thương hiệu tiền giấy phép mà bên nhận quyền phải trả có thể được cơ quan thuế loại trừ khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cũng cần lưu ý rằng trong trường hợp xảy ra tranh chấp, nếu xác định hợp đồng giữa các bên là hợp đồng nhượng quyền thương mại và các bên chưa đáp ứng các quy định liên quan về nhượng quyền thương mại thì hợp đồng có thể bị coi là vô hiệu.

Từ những điều đã nói ở trên, có thể thấy rằng rủi ro nhượng quyền “vô ý” cho các bên có quan hệ cấp phép nhãn hiệu là rất lớn và đáng quan tâm. Do tính chất chồng chéo của cấp phép nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại, các công ty cần cẩn thận khi ký kết hợp đồng cấp phép nhãn hiệu hoặc bất kỳ loại hợp đồng nào khác có thể có các đặc điểm của nhượng quyền thương mại để tránh nhượng quyền “vô tình”.